El registro de marca española ante la Oficina de Patentes y Marcas, o bien de marca europea ante la OAMI, debe considerarse de acceso libre para cualquier persona física o jurídica.
La administración no se opondrá al registro, si no existe otra marca previamente registrada con la que pueda entrar en conflicto. ¿Significa esto que puedo registrar como marca cualquier símbolo, nombre o distintivo que ya esté en uso, si nunca llegó a registrarse como marca? ¿Se puede utilizar los signos distintivos de un tercero si no los tiene registrados?
Para dar respuesta a la cuestión planteada, debemos acudir a la Ley de Competencia Desleal 3/1.991 de 10 de enero (LCD). No es posible analizar el posible plagio o copia de un signo distintivo al amparo de la Ley de Marcas, si dicho signo no está registrado como Marca.
Declaración de competencia deseal
La utilización de las siglas utilizadas por un tercero, ha de reputarse como una actuación ilícita de competencia desleal. La Ley de Competencia Desleal pretende atajar este tipo de prácticas, aunque advertimos que la distinción en la práctica entre competencia leal y desleal no siempre es sencilla.
El art. 6 de la Ley de Competencia Desleal tipifica como prohibidos los actos de confusión:
“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos”.
“El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”.
A tenor de lo recogido en la norma, sería desleal utilizar signos capaces de crear confusión con terceros. La valoración del riesgo de confusión entre ambos signos será esencial para determinar si el comportamiento puede reputarse desleal.
Si las siglas utilizadas fuesen coincidentes o muy parecidas, y ambos agentes operasen en un mismo campo de actividad, los tribunales podrían comprender que el signo que empezó a funcionar con posterioridad genera riesgo de confusión o de asociación ilícita en el mercado.
La utilización de los signos distintivos de un competidor, podría considerarse igualmente un acto ilícito por explotación de la reputación ajena. En este sentido el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal establece lo siguiente:
“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”.
Se considera que el principal afectado por la concurrencia de signos similares capaces de generar confusión es el propio consumidor. La normativa represora de la competencia desleal pretende proteger una serie de intereses diversos: de los empresarios que concurren en el mercado, del propio Estado y sobre todo de los consumidores. Así se enuncia en la Exposición de Motivos de la Ley de Competencia Desleal en la que se hace alusión al principio general de protección al consumidor:
“La Constitución Española del 1978, hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de libertad de empresa y, consiguientemente en el plano institucional, sobre el principio de libertad de competencia. (…) Esta exigencia constitucional se complementa y refuerza por la derivada del principio de protección del consumidor, en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado”.
¿Se requiere mala fe para que el comportamiento se declare desleal?
El art. 4 Ley de Competencia Desleal hace una proclamación genérica sobre lo que debe entenderse como actos de competencia desleal:
“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de buena fe”.
Se configura la conducta concurrencial desleal como aquélla contraria a la buena fe. Es ésta la pieza nuclear de la regulación contenida en la Ley como se infiere de su propio Preámbulo:
“El núcleo dispositivo de la Ley se halla ubicado en el Capítulo II, donde se tipifican las conductas desleales. El capítulo se abre con una generosa cláusula general de la que en buena medida va a depender -como muestra la experiencia del Derecho comparado- el éxito de la Ley y la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal. El aspecto tal vez más significativo de la cláusula general radica en los criterios seleccionados para evaluar la deslealtad del acto. Se ha optado por establecer un criterio de obrar, como es la ‘buena fe’ de alcance general …”
Parece enlazar el régimen normativo con la exigencia de buena fe que como regla general viene recogida en el art. 7.1 del Código Civil. Precisamente porque, como apostilla el art. 7.2 Cc, la ley no ampara el abuso del derecho, ni el ejercicio antisocial del mismo.
Pero concurre, no obstante, un matiz en la regulación específica de la Ley de Competencia Desleal. Su art. 4, que hemos reproducido, introduce la mención “objetivamente” para decantarse por la buena fe objetiva frente a una concepción subjetiva de la buena fe.
De tal modo que lo relevante, a efectos de definir un comportamiento comercial como desleal, no será la intencionalidad interna del sujeto sino la apreciación o impresión externa (objetiva) que se tenga del mismo.
La jurisprudencia tradicionalmente había insistido en la exigencia de buena fe en el ámbito de la competencia. Exponente de ello puede ser la STS de 15 de julio de 1.982. Sin embargo, la Ley de Competencia Desleal vigente, y la corriente doctrinal más moderna apuntan a una declaración de competencia desleal atendiendo únicamente al hecho, sin exigirse la mala fe.
¿Qué ocurre si el infractor llegó a registrar la marca?
Iniciábamos este artículo planteando la posibilidad de que un agente registre como marca el nombre, logotipo o distintivo que venía usando un competidor en el mercado. Hemos visto que ese comportamiento puede ser objeto de declaración de competencia desleal por parte de los tribunales, ahora bien ¿qué ocurre entonces con la marca que había registrado?
La obtención del registro de la marca no constituye obstáculo alguno para su declaración de nulidad en sede jurisdiccional.
Lo que está concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas puede ser revocado por los Tribunales. Y precisamente por los Tribunales del Orden Civil.
Nada tiene que ver esta posibilidad invalidatoria con la posibilidad de impugnar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa las resoluciones de la la Oficina Española de Patentes y Marcas según el ordenamiento administrativo.
Esa posibilidad impugnatoria no se ve entorpecida, perjudicada ni condicionada por el contenido de las resoluciones administrativas. Ni por los pronunciamientos de las mismas. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas ha concedido las marcas al infractor, ello no le priva al perjudicado para solicitar la nulidad de la marca ante los tribunales.
Cuando el objeto de controversia son dos marcas registradas, y los tribunales aprecian un riesgo de confusión generado por la marca que se registró en segundo lugar, la Ley de Marcas determina la nulidad de ese signo al amparo del artículo 51.1.
En el caso ahora planteado, decíamos que la Ley de Marcas no es aplicable cuando el perjudicado no es titular de una marca. Sin embargo, la interpretación armónica del ordenamiento jurídico exige una interpretación congruente de la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas.
Sería un contrasentido inadmisible que lo prohibido en un texto legal dejara de serlo mediante una solicitud de registro marcario fraudulento. Y conviene tener presente que el ordenamiento jurídico marcario se incardina dentro del ordenamiento positivo más amplio de la competencia. Como si de círculos concéntricos se tratara.
La protección que la Ley de Marcas confiere al titular de una marca tiene idéntica razón de ser que la represión de conductas de competencia desleal. La redacción de las respectivas Exposiciones de Motivos apunta precisamente en esa dirección.
Luego si es reprobable la explotación de la reputación ajena, la generación de confusión en el mercado y la imitación ilícita de iniciativas empresariales apta para generar asociación igualmente ha de tener el rechazo jurídico la pretensión de arrogarse una apariencia formal de derecho a esa utilización prohibida.
Conclusiones
Primera.- La utilización de signos empleados por terceros, y el aprovechamiento de reputación ajena, son actos ilícitos no permitidos por la Ley de Competencia Desleal.
Segunda.- Para que el comportamiento se declare desleal, se requiere que las actividades de ambos competidores sea coincidente, y además que exista un riesgo de confusión entre los signos controvertidos.
Tercera.- Se aplica la Ley de Competencia Desleal aunque el infractor no haya obrado de mala fe.
Cuarta.- El perjudicado puede solicitar la nulidad de la marca registrada por parte del infractor si acredita una infracción al amparo de la Ley de Competencia Desleal.
José Luis Casajuana Ortiz
Socio de J. L. Casajuana y responsable del área internacional
05/10/2016
