La importancia del “elemento dominante” en marcas vinícolas

Conflicto de marcas vinícolas. La importancia del “elemento dominante”

En artículos anteriores hemos ido profundizando en el estudio del conflicto de marcas entre bodegas y cooperativas vitivinícolas, incidiendo siempre en los criterios utilizados por los tribunales a la hora de efectuar una comparación de dos marcas. Precisamente por tratarse de uno de los motivos de controversia más habituales entre productores y comercializadores de vino.

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Los Tribunales españoles e europeos, concretamente sus máximos exponentes el TS en España y el TJUE de Luxemburgo a nivel comunitario, han venido determinando la importancia de realizar una comparación global de los distintivos que entren en controversia. Para ello, debe atenderse al conjunto de todos los componentes que conforman la marca: elementos denominativos, elementos gráficos, colores, idioma empleado, etc. Si bien los Tribunales prestarán especial atención a los elementos distintivos y dominantes. De ahí surge el concepto de elemento dominante de una marca que pretende ser objeto de este estudio.

El elemento dominante se define como aquel con mayor carga distintiva dentro de una marca. Ya sabemos que las marcas pueden incorporar distintos elementos, unos que por su peculiaridad o singularidad pueden ser percibidos y retenidos por el consumidor con mayor facilidad, en cambio otros le sirven al elemento dominante de trasfondo o acompañante.

La distinción del elemento dominante a la hora de comparar dos marcas será de mayor relevancia en marcas gráficas de estructura compleja, que son aquellas que incorporan tanto denominativos y gráficos. Podemos verlo con mayor facilidad en el siguiente ejemplo:

Este conocido vino se comercializa con una marca mixta, que incluye tanto un elemento denominativo (“MUGA”) como un elemento gráfico consistente en la representación del caserío tradicional en blanco y negro. Se aprecia con claridad una relevancia muy superior por parte del elemento central que incorpora el denominativo MUGA respecto del resto de la marca que lo componen otros elementos gráficos.

Previsiblemente el consumidor medio retendrá en su memoria el elemento dominante con mayor facilidad, mientras que el resto de signos pasarán más desapercibidos. De ahí que los Tribunales doten de mayor importancia la comparación entre los elementos dominantes de dos marcas confrontadas a la hora de analizar el riesgo de confusión existente entre ellas.

Este criterio tiene como consecuencia que el elemento dominante deberá recibir mayor protección frente a otros signos que puedan entrar en conflicto y los Tribunales serán más rigurosos en la distinción de ese signo. De modo que si otra marca registrada incorpora la representación gráfica de un caserío similar al que aparece en la botella de MUGA, pero con un elemento dominante completamente diferenciador, los Tribunales no apreciarán riesgo de confusión entre ambas. Sin embargo, la decisión jurisprudencial podría ser diferente, si una bodega ajena comercializase un vino que su etiqueta eliminase el gráfico del caserío pero incorporase un signo idéntico o similar al de la botella analizada.

La distinción del elemento dominante no siempre es tan sencilla. Utilizando un ejemplo similar, pongamos por caso el conflicto que tuvo lugar entre las marcas TORRES y TORRE MUGA. La conocida bodega catalana que comercializa el vino con marca TORRES interpuso demanda en defensa de su marca frente a la marca TORRE MUGA por comprender que ésta última podía introducir confusión en el mercado, generando al consumidor la equivocada impresión de que ambos vinos procedían de la misma bodega.

En esa ocasión El Tribunal de 1ª Instancia de la Unión Europea identificó que el elemento dominante de la marca TORRE MUGA, no era “TORRE” sino “MUGA”. Comprendía el Tribunal que el denominativo “TORRE” tiene menor carga distintiva, entre otras razones por ser palabra castellana con un significado concreto, y por su aparición habitual y reiterada en muchas otras marcas vinícolas. El Tribunal mantuvo este criterio argumentando que sólo pueden considerarse similares una marca compuesta y otra idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta cuando dicho elemento común es el dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. De ahí que el Tribunal resolviera que no apreciaba riesgo de confusión entre ambas.

Son múltiples los ejemplos jurisprudenciales que advierten la necesidad de efectuar un análisis particular del elemento dominante, tales como las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1.997 C-251/95 asunto Sabel (apartado 23), de 22 de junio de 1.999 C-342/97  asunto Lloyd Shuhfabrik Meyer (apartado 25), de 22 de junio de 2.000  en el asunto Marca (apartado 40) y sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel asunto BASS, T 292/01, Rec. p. II 4335 (apartado 47) y del asunto Matratzen (apartado 34)].

Para determinar cuál es el elemento con mayor fuerza significante puede tenerse en cuenta, de manera accesoria, su posición relativa dentro del conjunto denominativo. Pero ello no quiere decir que necesariamente deba ser el término colocado en primer lugar el que asuma esa cualidad de término más relevante pasando el resto de componentes a jugar un papel insignificante dentro de dicha marca. El ejemplo TORRE MUGA sirve igualmente de ejemplo. La palabra “TORRE” no es la principal sino la secundaria, a  pesar de ser la primera palabra del denominativo. Resulta mucho más relevante el vocablo “MUGA” al referir a una construcción concreta así llamada, en detrimento de todas las demás torres.

Conviene matizar como hacíamos al inicio del artículo, que la importancia de analizar y comparar los elementos dominantes de dos marcas, no evita que el criterio esencial para apreciar el posible riesgo de confusión es la impresión global que genera la totalidad de los elementos que integran una marca vinícola. La comparación ha de hacerse tomando el conjunto de elementos que conforman la marca, sin perjuicio de que deba prestarse mayor atención a uno concreto cuando éste puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

Conclusiones

• Los Tribunales deben evitar que convivan en el mercado marcas vinícolas idénticas o similares que causen confusión al consumidor sobre la bodega productora de cada vino.
• Para valorar el riesgo de confusión entre marcas, debe apreciarse una visión global de cada marca y de todos sus elementos en conjunto.
• Merece especial atención la identificación del elemento dominante, cuando por sí mismo es capaz de captar la atención del consumidor, en detrimento del resto de elementos que componen el signo distintivo.
• En opinión de la jurisprudencia más autorizada sólo puede considerarse confundibles una marca compuesta y otra idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta cuando dicho elemento común es el dominante en la impresión de conjunto.

Más información: Asesoría legal para el mercado de Alimentación y Agricultura

José Luis Casajuana Ortiz
Socio de J. L. Casajuana y responsable del área internacional

26/11/2019