El registro de “marca española” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, o de “marca comunitaria” en la OAMI, otorga al titular el derecho de uso en exclusiva.
En virtud de ese derecho podrá impedir que terceros competidores con un mismo producto o servicio, puedan utilizar los signos o marcas que han sido registrados. En caso de que el conflicto surja entre dos marcas registradas, tendrá derecho prioritario la solicitada con anterioridad.
En los supuestos en los que concurre identidad entre signos, no será necesario hacer un estudio sobre el riesgo de confusión entre ambas marcas. Nuestra normativa en tema de marcas prohíbe la convivencia del signo supuestamente infractor con la marca registrada, y por tanto el titular de la marca podrá exigir el cese de su uso.
Para los casos de mera similitud de signos y/o similitud de productos o servicios, será necesario analizar si se genera riesgo de confusión entre los signos controvertidos. Así lo establece el art. 9.2 b) del Reglamento de Marca Comunitaria para las marcas comunitarias y el art. 6.1 b) de la Ley de Marcas para las marcas españolas.
¿Qué es el riesgo de confusión de marcas?
Todos tenemos en mente signos que sirven para identificar tanto un producto concreto con sus características propias como su fabricante. Constituye riesgo de confusión, el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
Así lo explicaba literalmente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2.003 en el asunto Budmen T-129/01 (ap. 37), en la que se citaban además otros precedentes como sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 25.
La sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1.998 en el asunto Canon, C-39/97 (ap. 29) introducía un matiz a este respecto ya que apuntaba que para despejar el riesgo de confusión no bastaba con la ausencia de riesgo de confusión sobre el lugar de producción de los productos o servicios considerados.
Utilizar un distintivo que pudiera inducir a los consumidores a pensar que el producto proviene de una conocida fábrica con reconocimiento en el mercado, constituiría riesgo de confusión, o incluso riesgo de asociación, por asociar el producto en cuestión a un productor determinado.
Lo cierto es que el riesgo de asociación va implícito en el propio riesgo de confusión. Así lo proclama textualmente el art. 8.1 b) del Reglamento de Marca Comunitaria y lo recoge igualmente nuestra Ley de Marcas en su art. 6.1 b) al regular los motivos de denegación de marcas relativos. Así lo refería la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, asunto Lloyd Shuhfabrik Meyer (ap. 17):
“Según los propios términos de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste (véase, en este sentido, la sentencia SABEL, antes citada, apartados 18 y 19)”.
La proscripción del riesgo de confusión entre signos distintivos deriva de la necesidad de preservar o garantizar la función esencial de la marca de identificar el origen empresarial de los productos o servicios identificados con ella al que se refiere el apartado (8) del Preámbulo del Reglamento regulador de la Marca Comunitaria al que antes nos referimos.
Esa identidad de origen empresarial comporta otra función de la marca cual es transmitir al consumidor la garantía de que todos los productos o servicios identificados con una marca han sido fabricados o prestados bajo el control de la empresa titular de la marca y permiten aventurar una uniformidad en la calidad de los mismos. A todo esto se ha referido la jurisprudencia comunitaria, entre otros, en los siguientes precedentes:
- Sentencia del TJCCEE de fecha 18 de junio de 2.002 Caso Koninklijke Philips Electronics NV (ap. 30):
“Resulta igualmente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véanse, en particular, las sentencias de 11 de noviembre de 1997 [TJCE 1997, 233] , Loendersloot, C-349/95, Rec. pg. I-6227, apartados 22 y 24, y de 29 de septiembre de 1998 [TJCE 1998, 220] , Canon, C-39/97, Rec. pg. I-5507, apartado 28)”.
- Tribunal de justicia de las CCEE caso ALCON INC contra BIOFARMA SA y otros. Sentencia de 26 de abril de 2007 (ap. 53):
“Según la jurisprudencia, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 18 de junio de 2002 [TJCE 2002, 198] , Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 30, y de 15 de septiembre de 2005 [TJCE 2005, 272], BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 27)”.
La normativa marcaria trata de prevenir el riesgo de confusión entre signos distintivos vedando el acceso al Registro de aquéllos que incurran en tal confundibilidad con respecto a otros distintivos prioritarios (art. 8.1 Reglamento de Marca Comunitaria y art. 6 de la Ley de Marcas). Esas mismas normas que regulan la concesión de marcas, así como la doctrina jurisprudencial que las interpreta, han de regir el análisis comparativo para determinar si se vulnera el derecho de exclusiva de un titular de marca comunitaria.
¿Cómo medimos el riesgo de confusión de marcas?
Ese riesgo de confusión es resultado de la confluencia de varios elementos sobre los cuales puede recaer identidad o semejanza. Los principales parámetros que deberemos considerar a la hora de comparar dos signos distintivos para valorar el riesgo de confusión entre sí, son los siguientes:
- Identidad o semejanza denominativa.
- Identidad o semejanza gráfica.
- Identidad o semejanza visual.
- Identidad o semejanza fonética.
- Identidad o semejanza conceptual.
- Identidad o semejanza gráfica de los productos o servicios a los que se aplica la marca en cuestión.
Así lo apuntaba la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso Alcon Inc contra Biofarma SA y otros de fecha 26 de abril de 2007 (ap. 29):
“Por ello, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 75, 76 y 80 de la referida sentencia (TJCE 2005, 281), que, dada la considerable similitud de los productos de que se trata, así como la similitud visual y fonética de los signos en conflicto, existía riesgo de confusión entre dichos signos en la medida en que el público podía creer que los productos en cuestión procedían de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente …”
A pesar de la conveniencia del estudio comparativo de los elementos anteriormente expuestos de manera individualizada, deberemos obtener una conclusión sobre el riesgo de confusión tras la consideración de todos ellos de manera global. Los tribunales exigen tener en cuenta todos los factores que intervienen en cada estudio comparativo.
Así lo ha repetido la jurisprudencia comunitaria:
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1.997 C-251/95, asunto Sabel (ap. 22):
“la apreciación del riesgo de confusión «depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase registrado»], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados». El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes”.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, asunto Lloyd Shuhfabrik Meyer (ap. 18):
“Conforme a esta misma jurisprudencia, la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia SABEL, antes citada, apartado 22).
- Sentencia del Tribunal de Justicia en el Caso Canon de 29 de septiembre de 1998 (ap. 16):
“En segundo lugar, debe observarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión por parte del público, al que se supedita la aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.”
Los Juzgados de Marca Comunitaria se han hecho eco de esta doctrina, y en el mismo sentido se pronunciaba la sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 de 4 de abril de 2008.
Por otra parte, en orden a estimar que hay riesgo de confusión ha de atenderse al carácter distintivo de la marca anterior. Cuanto mayor carácter distintivo tenga la marca supuestamente infringida, mayor será el riesgo de confusión. Así lo decía la sentencia del Tribunal de Justicia en el Caso Canon Kabushiki Kaisha contra Goldwyn-Mayer Inc de 29 de septiembre de 1998 (ap. 18):
“Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Así pues, como la protección de una marca registrada depende, según la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva , de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor …”
Concepto de consumidor medio
Para determinar la existencia real de riesgo de confusión, nos dicen los tribunales que deberemos atender al criterio del llamado “consumidor medio”. Habida cuenta la diversidad entre unos consumidores y otros, la jurisprudencia ha otorgado una definición de “consumidor medio” como aquel consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de julio de 1.998 C-210/96 y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2.002, asunto Hubert T-110/01, ap. 39 y de 22 de junio de 1.999, asunto Lloyd Shuhfabrik Meyer, ap. 26].
Así pues, la comparativa de dos marcas o distintivos, deberá realizarse a ojos del consumidor medio. Aunque podrán considerarse las peculiaridades del consumidor medio dependiendo del tipo de producto o servicio de que se trate.
Especial atención al territorio
Igualmente ha insistido la jurisprudencia comunitaria que ha de apreciarse tal riesgo de confusión en relación con el público consumidor en el territorio en el que está protegida la marca prioritaria.
La sentencia del Tribunal de Justicia en el caso Alcion Inc contra Biofarma SA y otros de fecha 26 de abril de 2007 (ap. 51) decía:
“Según el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento núm. 40/94 , la existencia de un riesgo de confusión resultante de la similitud, por una parte, entre la marca cuyo registro se solicita y una marca anterior y, por otra, entre los productos o los servicios que dichas marcas designan debe apreciarse en relación con el público en el territorio en que esté protegida la marca anterior”.
Conclusiones
- La infracción de marca por similitud requiere la valoración del riesgo de confusión, definido como el juicio de previsibilidad de que el consumidor pueda equivocar un producto con otro por la semejanza entre marcas.
- La valoración del riesgo de confusión requiere la comparación de elementos gráficos y fonéticos, considerados de manera global por el consumidor medio.
- El riesgo de confusión será mayor si la marca supuestamente infringida goza de gran valor distintivo, o se trata de una marca notoria.
- El riesgo de confusión deberá atender al caso concreto, valorando las circunstancias particulares de cada caso, y aspectos singulares como el sector de que se trate o el público consumidor en el territorio en el que está protegida la marca prioritaria.
José Luis Casajuana Ortiz
Socio de J. L. Casajuana y responsable del área internacional
21/12/2016
