Vamos a estudiar en este artículo qué cantidades tiene derecho a reclamar el titular de una marca cuando un tercero ha infringido sus derechos marcarios.

Ya sabemos que quien tiene registrada una marca tiene derecho a impedir que otros la utilicen para comercializar productos o servicios ajenos. Este derecho se amplía respecto de aquellos signos distintivos, palabras, logotipos o imágenes que aunque no resulten idénticos a la marca registrada, puedan generar un riesgo de confusión en el consumidor; puesto que igualmente estaría viéndose perjudicado el titular de una marca, cuando otro utilizase signos susceptibles de ser confundidos con los suyos.

Ahora bien, ¿qué indemnización puede reclamar el titular de la marca infringida? ¿cómo la cuantificamos? ¿cómo sabe el supuesto infractor si le están reclamando una cantidad excesiva por haber utilizado un signo distintivo idéntico similar a otro registrado? Encontramos la respuesta a estas preguntas en la Ley de Marcas.

La acción indemnizatoria de daños y perjuicios está expresamente reconocida en el art. 41.1 b) de la Ley de Marcas y enraiza con los principios rectores de nuestro Derecho y concretamente de la responsabilidad extracontractual (art. 1.902 Cc).

El art. 42 de la Ley de Marcas establece como especialidad en materia de signos distintivos una serie de presupuestos exigidos para que se genere la obligación de indemnizar daños y perjuicios al titular de la marca violentada:

“1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a y f del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada”.

Cuestión previa a cualquier reclamación es analizar si verdaderamente se cumplen los requisitos recogidos en ese artículo. El objeto de este análisis es la cuantificación de la acción indemnizatoria (artículos 41-43 Ley de Marcas), y no la revisión de las causas que generan una colisión de marca; aun así conviene matizar que en todo caso se requerirá un estudio previo sobre el cumplimiento de los referidos requisitos del artículo 42 de la Ley de Marcas, y en especial sobre el riesgo de confusión de las marcas confrontadas.

En el derecho indemnizatorio, con independencia de la materia en cuestión, siempre se exige a la parte que reclama una cantidad por daños y perjuicios, que cuantifique el importe de dichos daños. Para ello se requiere de la prueba necesaria que acredite la realidad de tales daños y la manera proporcionada de cuantificar la cantidad reclamada.

Sin embargo, veremos a continuación que la Ley de Marcas establece un criterio fijo para cuantificar la indemnización cuando se infringen los derechos del titular de una marca. Por lo tanto, aunque nuestra jurisprudencia exige por regla general la necesidad de probar el quantum del daño cuya reparación se pide, la Ley de Marcas constituye una especialidad que hace inaplicable dicha regla general (“Lex specialis derogat lex generalis”).

De conformidad con el al art. 43.5 Ley de Marcas se permite la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios mediante la aplicación de un porcentaje fijo del 1 por ciento sobre la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados:

“5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores”.

 Esta regla especial libera al titular de la marca cuyo derecho ha sido infringido de la cuantificación del daño. Basta con aplicar el 1 por ciento sobre la cifra de negocios que haya obtenido el infractor en uso del producto o servicio utilizando la marca infractora.

Conviene precisar que cuando el término infractor ha sido utilizado como denominación social, dicho porcentaje legal del 1 por ciento podrá aplicarse sobre la cifra total de facturación de la empresa infractora. Incluso podremos presumir que todos los ingresos de la empresa infractora se han obtenido con violación de marca, si coincidiese su objeto sociedad con la actividad de la empresa titular de la marca infringida. Correspondería al infractor acreditar que una parte de dichos ingresos se han obtenido por actividad diferente a la que figura inscrita en el Registro Mercantil como su objeto social.

La base de cálculo para concretar la indemnización vendrá entonces determinada por la facturación obtenida por la empresa infractora durante todo el tiempo en el que actúe con la denominación social que no respeta la singularidad de la marca registrada por su titular.

Sobre este punto la sentencia de la A.P. de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) de 22 de noviembre de 2.005 establecía los criterios para la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios en este caso, remitiéndose al concepto de “cifra de negocios” que recogía entonces el Plan General de Contabilidad:

“El criterio para delimitar el concepto de «cifra de negocios» nos lo facilita la norma 9ª de la Cuarta Parte del Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643/90, de 20 de diciembre, cuando dice: «El importe neto de la cifra anual de negocios se determinará deduciendo del importe de las ventas de los productos y de las prestaciones de servicios, correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas y el del impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados con las mismas”.

Lo mismo ocurre cuando la marca no ha sido utilizada como denominación social. Si bien la indemnización no podrá considerar como base de cálculo la totalidad del negocio generado por la empresa infractora, sino solo aquella parte generada en uso de la marca controvertida.

Si tienes dudas te lo explicamos en el siguiente video.

José Luis Casajuana Ortiz
Socio de J. L. Casajuana y responsable del área internacional

02/12/2016